2020年4月23日，美国联邦最高法院对Romag Fasteners, Inc.(简称Romag)诉Fossil, Inc.(简称Fossil)案做出了一致裁决，裁定原告无需证明被告故意侵犯其商标权即可追回被告因侵权获取的利润所得。本文对最高法院的裁决进行了总结，并分析了该裁决对企业产生的影响。

　　案件摘要

　　本案被告为手袋和小件皮革制品销售商Fossil，原告为用于钱包、手袋和其他皮革制品的扣件的制造和销售商Romag。2002年，Fossil签订了一项协议，将Romag的扣件用于Fossil产品中。但是，Romag在2010年发现生产Fossil产品的工厂正在使用仿冒的Romag扣件，但Fossil在却没有阻止这种行为。2010年，Romag对Fossil提起诉讼，称其侵犯专利和商标权。此后，陪审团裁定Fossil侵犯了Romag的商标权，但驳回了Romag关于侵权为故意的主张。尽管如此，陪审团还是根据Fossil因侵权获得的利润判付Romag赔偿金。然而，根据第二巡回上诉法院要求，原告主张将侵权所获利润作为赔偿金必须证明被告故意侵权，因此法院撤销了陪审团的裁决。在Romag的上诉中，联邦巡回上诉法院确认了第二巡回上诉法院的裁决，即将商标侵权获得的利润所得作为赔偿必须证明侵权为故意。

　　在最高法院作出裁决之前，下级法院对于将侵权人的侵权获利作为赔偿是否需要证明故意侵权存在分歧。包括第九巡回上诉法院在内的部分巡回上诉法院认为这是必要前提，而其他巡回上诉法院则认为不必要或者不确定是否为必要。联邦最高法院在作出裁决时，将重点放在对商标侵权索赔可追回损害赔偿的法律条文——《美国法典》第15编第1117条的解释上。尽管该条款确实要求根据第15编1125条(c)款(商标淡化主张)获取侵权利润所得需要证明侵权为故意，但是根据第15章第1125条(a)款(商标侵权索赔)的规定，法院没有也从未要求任何人在追回利润时证明侵权为“故意”。法院还驳回了Fossil的论点，即第1117条中关于原告享有的赔偿权利“应遵循公平原则”的表述中包含了证明“故意”的要求。法院认为，证明“故意”的要求不属于基本规则，也未被公认为能上升到“公平原则”的水平。最后，法院指出，尽管证明“故意”不是法律要求，但在判付利润所得时仍要考虑这一重要因素。

　　对企业的影响

　　1.诉讼量增长

　　由于这项裁决，现在向包括第九巡回上诉法院在内的多个巡回上诉法院提起商标侵权诉讼以获得侵权人的侵权利润所得更容易了。这可能会导致商标侵权诉讼在全美国范围内增加，因为获得侵权利润索赔的门槛变低了。由于虚假广告索赔也受《美国法典》第15章第1125条(a)款约束，因此，该裁决也可能导致涉及虚假广告索赔的诉讼增加。此外，“择地行诉”将会减少，此前不批准此类损害赔偿的巡回上诉法院的诉讼量将会增加。例如，此前，加利福尼亚州的企业因证明故意侵权的要求无法向第九上诉巡回法院的提起诉讼，又因费用问题无法在其他更有利的司法管辖区提起诉讼，现在这些企业有机会在自己所属的司法管辖区提起诉讼了。

　　2.应对勒令停止通知

　　在启动诉讼之前，许多企业通常会首先尝试通过勒令停止通知(cease and desist letter)来解决商标侵权纠纷。此类信函通常要求侵权者停止侵权活动，而无需以获得侵权人的利润所得和(或)为侵权使用付费为条件来解决纠纷。然而，现在通过诉讼获得侵权人的利润变得比以往容易，因此，侵权人可能会开始收到被侵权人要求赔款来解决纠纷的勒令停止通知。此外，侵权人可能会比以前更认真地对待此类通知，因为如果纠纷继续升级，风险也会增加。

　　3.进行商标侵权检索

　　企业在采用商标之前进行彻底的商标侵权检索变得更加重要。

　　如果企业在未进行商标侵权检索或者进行不当检索的情况下采用了第三方的商标，则拥有商标的第三方不必证明企业“故意”即可追回其利润所得作为赔偿。“故意”侵权比主动或意图侵权的标准高。根据《布莱克法律词典》，“在法律上，主动行为——无论行为是对还是错——只有在涉及行为人有意识犯错或出于恶意目的或者至少是不可原谅的疏忽大意时，才被视为故意。”

　　现在，要获得利润赔偿，第三方仅需证明企业通过不当或未对商标的可用性进行合理的尽职调查就采用其商标。由于这一裁决，即使一个企业并未打算侵犯第三方的商标，也可能在侵权诉讼中被判以利润进行赔偿。

　　进行侵权检索的重要性也体现在另一方面。因为在采用或使用商标之前不进行此类检索的风险之一就是会收到勒令停止通知——被侵权方通过此类信件要求侵权方停止使用侵权商标。而现在的风险是，勒令停止通知很有可能要求侵权方赔款。

　　4.通过尽职调查和严格的合同进行保护

　　现在，企业必须密切监控其供应链并制定强有力的质量控制标准，以防止其业务中使用假冒材料。企业还应该对与其签订合同的供应商进行全面的尽职调查，以确保他们所提供的材料不会造假。

　　供应商合同中应包括审计权，允许企业检查供应商的工厂、供应链和材料等。如果供应商合同中包括了审计权，则企业应根据合同行使这些权利，否则，可能会造成企业的疏忽。

　　在理想情况下，这些合同还应包含不受任何方式限制的强有力的赔偿条款，以便在因供应商的行为侵犯了第三方商标被要求赔款时，由供应商对企业进行赔偿。实际上，供应商合同中的大多数赔偿条款都不会要求供应商承担无限责任。此外，还需要注意的是，如果供应商规模太小而无法完全赔偿，或者供应商规模足够大但是却不履行赔偿条款，企业应评估该风险。

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