注册商标中含有本商品特点，且未经广泛、大量使用形成与注册商标专用权人之间特定的对应关系，起到区分商品或服务来源作用，他人使用与注册商标相同或近似的文字系描述该商品特点的，属于我国商标法规定的正当使用，不构成对注册商标专用权的侵犯。

　　编者按：

　　商标法第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。涉案"掌中宝"商标注册在书籍类商品上，从该商标注册前后图书上使用"掌中宝"文字的实际情况来看，此类图书都另有书名，且多属于小型资料类图书，能握于掌中，便于携带、易于阅读，"掌中宝"应当是对该类图书这一特点的描述。同时，该商标未经长期、广泛及大量的使用而获得较高知名度，使其与商标权人之间形成稳固的对应关系。因此，普通消费者在江苏凤凰少年儿童出版社有限公司出版的《高中语文基础知识》等被控侵权图书上看到"掌中宝"三字，更多地会理解为系反映该系列图书的上述特点，而非标明商品的来源。"掌中宝"商标在区别商品来源方面的显著性较弱，存在着天然缺陷，商标法的保护也就相对有限。但如果"掌中宝"这类的描述性商标经过长期持续使用，达到较高的知名度，获得足够的显著性，并建立起与商标权人提供的商品或服务的特定对应联系，起到区分商品或服务来源的作用，则保护强度也会相应获得增强。

　　该案二审判决，通过对图书领域中带有描述性文字特点的注册商标专用权侵权判定进行的探讨，非常突出地表明，具有描述性文字特点的注册商标，注册商标专用权人通常无权禁止他人描述性正当使用。

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　　裁判要旨

　　注册商标中含有本商品特点，且未经广泛、大量使用形成与注册商标专用权人之间特定的对应关系，起到区分商品或服务来源作用，他人使用与注册商标相同或近似的文字系描述该商品特点的，属于我国商标法规定的正当使用，不构成对注册商标专用权的侵犯。

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　　案件信息

　　一审：淮安中院(2016)苏08民初201号民事判决书;

　　二审：江苏高院(2018)苏民终940号民事判决书。

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　　案情摘要

　　2010年5月14日，经国家工商行政管理总局商标局核准，王建军取得了第6727567号"掌中宝"文字商标专用权，核定使用商品为第16类，包括期刊、地图册、书籍、印刷出版物、照片、报纸、新闻刊物、文具、印刷品，该商标注册有效期限自2010年5月14日至2020年5月13日。

　　2014年9月30日，公证员监督王建军的委托代理人肖菊用公证处连接互联网的电脑在"淘宝网"上购买淮安树人文化传播有限公司(以下简称树人公司)经营的"淮安树人图书专营店"店铺销售的图书。2014年10月9日，在公证员的监督下，肖菊提取了快递送过来的包装完好的货物一件，里面有两种款式不同的"掌中宝"图书及发票。当庭开启公证封存产品，内有江苏少年儿童出版社出版发行的"掌中宝"图书共20册。在上述20册图书的封面、扉面、封底中间均有"掌中宝"字样。在封底内页中图书在版编目(CIP)数据显示：该书由江苏少年儿童出版社出版发行，第一版次及第一次印刷均在2013年。江苏凤凰少年儿童出版社有限公司(以下简称凤凰公司)当庭认可公证书中所涉的注明为江苏少年儿童出版社出版的图书系其出版。

　　王建军向法院提起诉讼，请求判令凤凰公司、树人公司：1.立即停止生产、销售标有"江苏少年儿童出版社"字样的"掌中宝"图书;2.共同赔偿王建军经济损失20万元;3.共同承担本案诉讼费用。

　　凤凰公司辩称： 1、虽然其所出版的图书上有"掌中宝"字样，但这是非商标化使用，属于描述性使用。从文义上看，掌中宝顾名思义是手掌中的宝贝之意，凤凰公司使用的目的是为了说明这是一种便于随身携带的口袋书，放置手掌中便于阅读。其所采用的64开本，目的就是为了便于携带，而不是区别商品来源。从商标性质上看，"掌中宝"属于显著特征较弱的商标，难以起到识别的作用;2、作为图书来说，"掌中宝"是对便于携带的资料性图书的一种叫法，这一情况在出版实务领域极其普遍，均不是商标化使用，相关图书上的使用时间远远早于王建军申请注册商标的时间，目前有"掌中宝"文字字样的图书仍在出版。

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　　法院认为

　　淮安中院一审认为：

　　王建军取得了"掌中宝"文字商标专用权，且该商标目前处在有效期内，故王建军基于该商标享有的商标专用权应当受到法律保护。

　　第一，被控侵权图书的封面中部显著位置突出标注有"掌中宝"字样，而"掌中宝"系王建军的注册商标，凤凰公司在其出版、发行的图书上将与他人注册商标相同的标志作为图书名称使用，该使用行为容易导致相关消费者对图书来源产生混淆和误认，误认为该图书来源于王建军或与王建军有某种关联，侵害了王建军的商标权。对于凤凰公司抗辩的描述性使用理由，一审法院认为，王建军所持有的"掌中宝"商标标识长期在相关图书领域的使用，凤凰公司提交的证据并不足以证明"掌中宝"一词已经成为图书行业的通用名称，尤其在王建军取得商标权后，凤凰公司在出版的书籍封面上的显著位置突出标注"掌中宝"字样，其侵权故意明显，故对凤凰公司该抗辩理由不予采纳。同时，本案中，王建军提交了公证书及封存产品实物，能够证明树人公司销售了涉案被控侵权图书，故树人公司销售涉案侵权图书的行为亦侵害了王建军的商标权。

　　第二，关于凤凰公司、树人公司的责任如何承担的问题。因凤凰公司在其出版、发行的图书上使用了与王建军注册商标相近似的标识，其行为侵害了王建军的商标权，故王建军要求凤凰公司停止侵权、赔偿损失并支付合理开支的诉讼请求，应予以支持。树人公司销售侵害王建军商标权的图书，其行为亦侵害了王建军的商标权，故王建军要求其停止侵权、赔偿损失并支付合理开支的诉讼请求亦应予以支持。关于凤凰公司、树人公司的赔偿数额如何确定的问题。鉴于王建军未能提交有效证据证明凤凰公司、树人公司因侵权所获得的利益或其因被侵权所受到的损失，故综合考虑涉案商标价值，凤凰公司、树人公司的经营规模、经营时间、侵权行为的性质、情节及王建军为本案诉讼所支付的合理开支等因素，依法酌情确定凤凰公司赔偿王建军经济损失及为制止侵权行为所支付的合理支出共计150000元，树人公司在50000元范围内对凤凰公司应承担的赔偿数额负连带赔偿责任。

　　凤凰公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

　　江苏高院二审认为：

　　凤凰公司在出版的图书上使用"掌中宝"文字未侵害王建军"掌中宝"注册商标专用权，主要理由：

　　首先，涉案注册商标"掌中宝"的显著性较弱。"掌中宝"并非一个臆造词，且早在该商标核准注册前，图书上使用"掌中宝"文字的情形就已存在。如中国劳动社会保障出版社出版的《自我保健按摩掌中宝》2005年3月第1版，2006年4月第2次印刷;外语教学与研究出版社出版的《高中英语词汇掌中宝》2007年9月第1版;湖北教育出版社出版的《单词掌中宝》2009年3月第1版。特别是中国法制出版社出版的《知识产权法》(学生常用法规掌中宝)，不仅有2009年版，还有2015～2016版及2017～2018版，在2017～2018版修订说明中记载"我社于2006年首次出版'学生常用法规掌中宝'系列图书，历经多次改版修订……"，由此可见上述使用"掌中宝"文字的系列图书不仅出版时间早于王建军"掌中宝"商标核准注册之日，且一直处于持续的使用状态。

　　其次，涉案注册商标"掌中宝"尚未与王建军之间形成稳固的对应关系。如上所述，在王建军注册"掌中宝"商标之前，即有在图书商品上使用"掌中宝"文字的情形存在，王建军未能提供有效证据证明涉案"掌中宝"商标在核准注册之后，通过其广泛、大量的使用，使该注册商标与王建军之间形成特定的对应关系，起到区分商品来源的作用，即消费者一看到图书上标识的"掌中宝"商标就能想到该图书来源于王建军。王建军提供的证据仅能证明其在2014年授权世界图书出版公司出版了标识"掌中宝"注册商标的系列图书，但并不能证明该些图书出版量大、销售面广、持续时间长。首先，《图书、期刊印刷委托书》仅能证明在2014年7月世界图书出版公司委托印刷公司印刷十种"掌中宝"系列图书，每种图书印数为3000册。其次，掌中宝系列丛书独家代理合同书或独家代理战略合作合同书是原件的仅有4份，其中有2份合同的签订时间早于世界图书出版公司出版、王建军主编的"掌中宝"系列丛书的2014年8月，且无证据证明该些合同已实际履行。再次，发货物流清单中载明的货物名称仅是"书"，无法证明发送的货物是标注"掌中宝"注册商标的系列图书。而与其对应的《掌中宝》发货清单及2014年出具的12张收款收据均系王建军单方制作，其真实性无法确认。其中1张收款收据载明"《掌中宝》14万册充抵"，与上述印刷委托书记载的印刷总册数明显不符。

　　再次，被控侵权图书上使用"掌中宝"文字系正当使用。《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的其他特点，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。图书作为一种特殊的商品，读者购买时主要是根据图书封面上标注的反映图书内容的书名、作者及出版社进行区分并选择。从涉案商标"掌中宝"核准注册前后，图书上使用"掌中宝"文字的实际情况来看，该类图书都另有书名，即使有些书名中含有"掌中宝"，读者往往也并不会仅因图书上使用"掌中宝"文字而选择该图书。此类图书多属于小型资料类图书，反映出的共同特点是64开本，能握于掌中，便于携带、易于阅读。被控侵权图书的书名系《高中语文基础知识》等，其上标注"掌中宝"仅仅是为了反映该系列图书的上述特点，属于正当使用。

　　基于以上考虑，凤凰公司在被控侵权图书上使用"掌中宝"文字不构成对王建军涉案注册商标专用权的侵害。

　　一审判决：凤凰公司、树人公司立即停止侵权，凤凰公司赔偿王建军经济损失及合理开支共计150000元，树人公司对王建军的150000元损失与凤凰公司在50000元范围内承担连带赔偿责任;

　　二审判决：撤销一审判决，驳回王建军的诉讼请求。

　　二审合议庭：袁滔、宋峰、何永宏

　　来源： 江苏高院 

　　作者： 袁滔