在专利撰写以及授权、确权程序中，对权利要求的布局、修改和意见陈述务须小心谨慎，以免造成“虽得专利，却失保护”的尴尬局面，从而对后续的维权活动带来极其不利的影响。

　　我国对发明和实用新型专利保护的范围采用折中原则，即：权利要求保护范围既不能被解释为仅由权利要求的严格字面含义所限定;也不能解释为权利要求只是确定了一个总的发明核心，仅具有指导作用。法院应当从介于上述两种极端解释之间的中间立场出发，使对权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护，又不会妨碍到公众利益的实现。

　　在这种原则的指导下，确定了“延展”权利要求保护范围的等同原则和“限缩”权利要求保护范围的禁止反悔原则，二者共同作用有利于实现专利权人和公众的利益平衡。但禁止反悔原则在多大的范围内排除等同原则的适用还没有清晰明了的确定方法，本文尝试对此进行讨论。

　　基本概念

　　对于禁止反悔原则和等同原则，专利法中尚没有明文规定，但最高人民法院在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(简称解释(一))、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称解释(二))、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中初步确定了禁止反悔原则和等同原则。其中，禁止反悔原则是指专利申请人、专利权人在授权确权过程中通过修改或者意见陈述而放弃的技术方案不得再纳入专利权保护范围[i]，但限缩性修改或者陈述被明确否定的除外[ii];而等同原则需通过所谓的“三基本一容易”[iii]来确定等同特征，进而确定等同侵权。

　　在理解了禁止反悔原则与等同原则之后，问题出现了，即解释(一)中提及的“放弃的技术方案”中放弃的程度如何确定，到底专利申请人、专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案可达至何种范围，以致等同原则不能适用，即禁止反悔原则的射程，尚没有统一的标准或确立的方法。

　　在历史上，曾经有“完全排除规则”和“弹性排除规则”之争，即专利权人对权利要求修改前较宽范围与修改后或意见陈述后较窄范围之间所有的“领地”是否会被全部排除(参见美国Festo案)，目前主流观点已经支持真正的“弹性排除规则”，即“部分放弃”原则。这是因为，知识产权制度设立的目的即在于鼓励创新进而促进社会进步，如果采用完全排除规则，仅仅因为专利权人进行过修改(几乎是不可避免的)或意见陈述，就导致等同原则完全不能适用，则简单的技术替换能轻易地避开侵权，极大地降低了抄袭成本，挫伤了权利人对专利制度的信心。因而，“部分放弃”相较于“完全放弃”，有利于促进社会主体的自主创新。

　　但显然，“部分放弃”存在放弃范围难以查明的缺陷。本文中笔者尝试通过汇总相关司法案例来确定一种相对可行的办法。

　　技术方案放弃范围的确定方法

　　根据最高人民法院及高级人民法院的相关裁判，笔者归纳总结了以下确定技术方案的放弃范围的方法，具体包括如下步骤：

　　步骤1

　　确定是否存在与涉案的修改或意见陈述所对应的原始技术方案(下称原始参照)，如果涉案的修改或意见陈述没有原始参照，则无法确定可供放弃的空间，因此该增加的特征一般不会导致技术方案的放弃;

　　步骤2

　　如果存在原始参照，则判断该原始参照为原始说明书或权利要求书还是现有技术(包括授权程序和确权程序中涉及的对比文件等相关证据);

　　步骤2-1

　　如果该原始参照为原始说明书或权利要求，则确定在原始说明书或权利要求中，是否存在与所述修改或意见陈述所对应的技术方案并列、但没有被最终权利要求保护的并列技术方案;如果存在，则该方案属于被放弃的技术方案;如果不存在，则一般不会导致技术方案的放弃;

　　步骤2-2

　　如果该原始参照为现有技术，则应根据现有技术所公开的技术方案并基于专利权人的真实意思表示来划定技术方案的放弃范围。

　　上述步骤的示意图如下所示。

　　这里需要指出的是，有的专利意见陈述中可能明确声明了涉案专利仅适用于或者不适用于某种情况等，即做出了明确的自我放弃，则该意见陈述所造成的技术方案的放弃相对比较容易认定，公众可以清楚知道专利权人放弃了何种技术方案;或者如解释(二)第十三条所规定的，虽然专利申请人、专利权人有限缩性修改或者陈述，但该修改或者陈述被明确否定的，并不会导致技术方案的放弃;上述专利权人已经做出明确自我放弃的情况相对比较简单，本文不再对此展开讨论。

　　（一）增加没有原始参照的附加技术特征一般不构成技术方案的放弃

　　在独立权利要求的基础上增加附加技术特征是较为常见的权利要求撰写或修改方式，由于该附加技术特征未被该独权所概括，如果专利权人未曾作自我放弃，则因该附加技术特征没有原始的参照，一般不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。

　　在中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中[iv]，涉案专利在无效程序中被宣告权利要求1-2、4-6无效，权利要求3维持有效。后无效决定经行政诉讼后被判决维持。被诉侵权产品其它特征与涉案专利相同或等同，与权利要求3的特征G(“印制有一条形的碳膜和银膜…”)对应的技术特征g为“印制有一条形的碳膜和镀金铜条…”，双方当事人均认可二者属于等同的技术特征，本案的关键争议点在于专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。对此，最高人民法院认为，一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1-2所提及，权利要求3的附加技术特征“银膜”可以适用等同原则。

　　而在北京中生金域诊断技术有限公司与安徽拓特生物工程有限公司侵害发明专利权纠纷案[v]中，涉案专利在授权审查程序中，中生公司将申请文本中的原权利要求2、3的附加技术特征并入权利要求1，并最终在此基础上获得发明专利授权，本案争议点在于该修改是否适用禁止反悔原则。对此，审理法院认为，原权利要求3所限定的附加技术特征并未在原权利要求1中予以限定，只是引入新的技术特征。中生公司在此过程中未明确表示对任何具体方案的自我放弃，前述修改亦非表明中生公司已放弃与附加技术特征相等同的组分，故本案不应适用禁止反悔原则。

　　笔者认为，上述两个判例均基于相同的逻辑，即只要专利权人未曾作自我放弃且该附加技术特征没有原始的参照，则无论在授权阶段还是确权阶段，一般都不构成技术方案的放弃。

　　由此可见，原始参照的确定十分重要。笔者认为，所述原始参照至少应当包括两种情况，一是原始说明书或权利要求书中提及的概括性上位特征，二是现有技术中公开的对应参照特征。二者都可以为确定因增加该附加技术特征导致的放弃范围提供基准。下文分别进行讨论。

　　（二）原始参照为原始说明书或权利要求

　　上位特征限缩为具体下位特征，一般常见的原因是为了克服不支持或不清楚等形式问题。

　　例如，在浙江慈溪密封材料厂与萧山密封件厂发明专利侵权纠纷案中，涉案专利授权权利要求1为：“1.一种膨胀石墨盘根…，其特征在于：…，在该辅助材料的表面浸渍与原辅材料都相适应的有机类粘接剂丁腈、氯丁、醋酸乙烯酯的一种… ”

　　涉案专利申请公开文本的权利要求中，仅采用“有机粘接剂”而没有限定具体为“丁腈、氯丁、醋酸乙烯酯的一种”，在授权审查过程中，审查员认为有机粘接剂上位过宽，申请人因应做了修改。被诉侵权产品与涉案专利不同之处在于采用的粘接剂是“丙烯酸酯水溶性聚合物”。本案的争议焦点之一为“丙烯酸酯水溶性聚合物”是否和权利要求1中列举的有机粘结剂构成等同。对此，浙江省高级人民法院认为以“丙烯酸酯水溶性聚合物”替代“醋酸乙烯酯”，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域的普通技术人员通过阅读专利权利要求书和说明书后，无需经过创造性劳动就能联想得到，故被诉侵权产品与专利产品等同。在此基础上，经法院主持调解，双方达成了调解协议。

　　而在湖北午时药业股份有限公司与澳诺(中国)制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案[vi]中，涉案专利授权权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，…。”涉案专利申请公开文本中，其原始独立权利要求为可溶性钙剂，且公开了可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。在授权审查过程中，审查员认为，说明书仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，上位概念“可溶性钙剂”概括了一个较宽的保护范围在实质上得不到说明书的支持，申请人因此将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。被诉侵权产品中与活性钙对应的特征为葡萄糖酸钙。本案的争议焦点之一为活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。对此，最高人民法院认为，涉案专利申请公开文本说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。

　　从上面的案例可以看出，对于得不到说明书支持的上位特征限缩为具体下位特征后，如果涉案专利说明书中记载了与权利要求中的特征并列的技术特征以及相应的实施例，而专利权人、申请人却没有将该并列特征加入到权利要求中，则可以明确确定专利权人、申请人放弃了该并列特征所对应的技术方案;否则，如果专利权人、申请人将其在说明书中记载的全部并列特征都体现在权利要求中，则一般不应当推定专利权人、申请人放弃了所述上位特征和下位特征之间的所有可能方案。

　　笔者认为，该认定方式较为合理。对于活性钙案以及类似情况，既然专利权人、申请人在最终的权利要求中仅保护多个并列技术方案中的某个或者某几个技术方案，显然公众可以推定专利权人、申请人已经放弃了没有体现在权利要求中的技术方案，适用禁止反悔原则(这里也可以类推适用捐献原则)。对比原始参照范围和授权文本，即可以推知专利权人放弃了该多个并列技术方案中未列入权利要求的技术方案。与之相对比，对于有机类粘接剂案以及类似情况，虽然专利权人放弃具有较大范围的上位特征所对应的技术方案，但这并不意味着专利权人放弃了在该较大范围内、下位特征字面含义外、与下位特征等同的所有可能技术方案。有学者还认为，对于活性钙一案，最高人民法院对于说明书未列明的其它等同物是否适用禁止反悔原则并未发表意见，即只是排除了葡萄糖酸钙作为等同物，但并不意味着排除其它等同物。

　　在目前的授权审查过程中，审查员对是否能够得到说明书的支持的认定标准较为严格，而申请人又不可能穷举某上位特征的所有可能下位特征，因此，为了克服得到说明书的支持的问题，申请人往往不得不将该上位特征修改限定为说明书实施例中的具体下位特征。如果这样的修改可适用禁止反悔原则而不能要求等同特征的话，未免对专利权人过于苛刻，进而不利于专利制度对创新的激励作用。

　　（三）原始参照为现有技术

　　当为了规避现有技术对权利要求进行修改或意见陈述时，应当结合该现有技术，并根据专利权人的真实意思表示确定技术方案的放弃范围。权利人放弃的内容应当被划定在现有技术及其等同物的范围内，该判断方法与权利人进行修改的内在逻辑相一致(规避现有技术)，也有利于公众根据现有技术合理预测权利人放弃的范围;同时，这种划分也符合放弃的客观标准，即权利人客观上不可能也不应被允许将现有技术及其等同物纳入保护范围之内。该判断方法也与等同特征所需的“三基本一容易”要件相统一，即，如果被诉侵权产品的特征与涉案专利争议特征越接近就越能够满足三个基本相同要件，进而满足等同特征，适用等同原则;反之，如果被诉侵权产品的特征越接近现有技术，则与涉案专利争议特征越不相同，进而应属于放弃的技术方案，适用禁止反悔原则。

　　例如，在湖南广义科技有限公司与长沙深湘通用机器有限公司等侵害发明专利权纠纷案[vii]中，涉案专利授权权利要求1为：“一种辊式磨机，…，磨盘位于下机壳内，在磨盘上方通过支架活动装有磨辊，支架通过主轴装在机座上并位于上机壳内，…。”

　　在无效程序中，专利权人论述了涉案专利中磨辊位于磨盘的上方，而现有技术中磨辊位于磨环的内侧，进而涉案专利具有创造性，复审委作出的维持涉案专利权有效的决定也认定了该内容。本案的争议点之一为被诉侵权产品中磨辊位于磨盘斜侧上方的特征是否与上述特征构成等同。

　　最高人民法院认为，一方面，涉案专利权利要求1的保护范围包括了说明书实施例及其附图所公开的磨辊位于磨盘斜侧上方的技术方案。另一方面，上述意见陈述并没有导致技术方案的放弃。适用“禁止反悔”原则需要考察专利权人在无效宣告请求审查程序中相关陈述的真实意思表示。具体到本案，从无效宣告审查程序中的证据公开的技术方案来看，其所公开的磨合面均是垂直设置，这使得磨辊与磨盘位于同一水平高度上配合工作，从而体现为磨辊处于磨盘内侧的位置关系;而涉案专利权利要求1所包含的“磨辊位于磨盘斜侧上方”的技术方案，能够实现延缓待磨物料下降速度、增加研磨工作时间等有益效果。专利权人在无效宣告审查程序中的意见陈述，意在强调涉案专利与前述证据所公开的现有技术“磨辊位于磨盘内侧”存在的区别，其只是在权利要求1所限定磨辊和磨盘相对位置的本来含义的范围内使用“上下位置”这一表述的。显然，在无效宣告请求审查程序中，专利权人所作陈述，并没有对所争议的技术特征的字面含义作进一步的限制，没有排除“磨辊位于磨盘斜侧上方”的技术方案。因此，该技术方案不属于在专利无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案。

　　又如，在杭州华新高科新材料有限公司等与广东日昭新技术应用有限公司等侵害实用新型专利权纠纷申请再审案[viii]中，最高人民法院在再审判决中指出：涉案专利无效审查决定中载明权利要求1与附件14存在区别1、2，并据此维持其有效。由于被诉侵权技术方案亦与权利要求1有明显差异，并且所述差异分别与区别1、2相同或实质相同，因此，应当认定被诉侵权产品与权利要求1既不相同，也不等同。也就是说，该被诉侵权技术方案与涉案专利相比，其更加接近对比文件的现有技术，属于放弃的技术方案，因此，不能适用等同原则。

　　总结与建议

　　以上，通过结合案例，简单论述了笔者归纳总结的确定技术方案放弃范围的方法，谨供读者参考。

　　与上述分析相对应地，笔者为专利申请人、专利权人以及专利代理人提供以下建议：(1)在专利撰写阶段，应注意权利要求的布局方式。其中，进一步增加附加技术特征是较优选的从属权利要求撰写方式;对于下位从属权利要求的撰写，务必涵盖说明书的全部并列技术方案;应注意具体实施例的布局方式，与权项布局相类似，具体实施例也应具有一定层次，在满足公开充分的前提下，并列技术方案不宜过多。(2)在专利授权或确权的审查阶段，即使直接删除某技术方案，也不应做出直接放弃或自认不具有新创性的表述;在将上位技术特征修改为下位技术特征时，应该尽可能涵盖说明书中全部实施例的技术方案;对于现有技术本身、区别技术特征和相应技术效果的意见陈述务须严谨慎重、简明准确，切不可为区分于现有技术而对本专利的区别技术特征和相应技术效果进行夸大，以免造成侵权阶段难以适用等同原则。

　　总之，在专利撰写以及授权、确权程序中，对权利要求的布局、修改和意见陈述务须小心谨慎，以免造成“虽得专利，却失保护”的尴尬局面，从而对后续的维权活动带来极其不利的影响。

　　参考文献：

　　[i] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第六条“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

　　[ii] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号)第十三条“ 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

　　[iii] 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释〔2015〕4号)第十七条“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

　　[iv]最高人民法院(2011)民提字第306号

　　[v]浙江省高级人民法院(2015)浙知终字第205号

　　[vi]最高人民法院(2009)民提字第20号

　　[vii]最高人民法院(2013)民提字第127号

　　[viii]最高人民法院(2015)民提字第58号